——以申请号：201820629098.0（代理所案号：BYIM180614CUE-CN）为例进行探讨

一、前言

一直以来，实用新型专利以快捷又富有实效的“快又实”特色在企业专利布局中发挥着独特作用。实用新型专利审查周期短，早前我们的实用新型从受理到授权时间大概是6个月左右，手续便捷、成本较低，创造性要求低于发明专利但保护效力与发明专利相同，保护年限是10年，特别是针对产品生命周期较短、进行产品技术改进升级的企业尤其适用。

随着专利申请数量的急剧增长，现在实用新型审查标准从严了，审查周期也加长到7-14个月。业内流传的“实用新型100%授权”终将成为过去。

而在电学领域中，涉及控制、处理等功能性器件、单元或模块的实用新型，很容易收到非保护客体的审查意见，有导致驳回的可能，因此笔者针对这一问题进行探讨。

二、法条相关规定

《专利法》第2条3款规定：实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

《专利审查指南》第一部分第二章6.1节中指出，“如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。”

由以上规定可知，《专利法》第2条3款规定了实用新型专利的保护客体，对“方法改进提出的新的技术方案”不属于实用新型的保护客体，由于实用新型对专利申请的创造性要求比较低，且不存在实质审查阶段，而在接收到的各类实用新型审查意见通知书中，不属于实用新型保护客体问题占据了相当大的比例。

审查员关于实用新型专利保护客体的审查意见，主要集中在涉及功能限定/软件程序的申请，即“包含对方法本身提出的改进”，且多为“含有对功能/计算机程序进行限定的技术特征”。

在收到这样审查意见后，如果没有在答复中有力地说服审查员，大概率要被驳回。

那么如何答复这样的审查意见呢？

三、具体案例

下面笔者结合专利代理实务中的一个具体实用新型案例（申请号：201820629098.0；代理所案号：BYIM180614CUE-CN），对上述问题进行探讨，需要说明的是，笔者仅引用了原申请文件方案中的部分内容并做了一定的形式改动，以避免其他问题对本文所述问题的干扰。

本实用新型专利申请的独立权利要求1如下：

“一种用于粉末床熔合的装置，包括：

沉积器，其沉积包括粉末材料和与所述粉末材料不同的第二材料的层，使得所述粉末材料中的至少部分处于没有所述第二材料的区域中；

能量束源，其生成能量束；以及

偏转器，其施加所述能量束以在多个位置处熔合所述层。”

为便于理解，给出本申请一个附图如下：

新申请提交后，审查员发出了第一次审查意见通知书，认为：“权利要求1所要求保护的技术方案中包括‘沉积包括粉末材料和与所述粉末材料不同的第二材料的层，使得所述粉末材料中的至少部分处于没有所述第二材料的区域中；……生成能量束；……施加所述能量束以在多个位置处熔合所述层’”，该技术特征是对粉末熔合方法本身提出的改进，该权利要求中包含对方法本身提出的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

可见，审查员将权利要求1中除了产品三个部件的名称之外的全部限定特征统统否定，将该权利要求的技术方案认定为是对方法的改进，而不是对产品的改进。

四、答复思路

针对上述实用新型保护专利保护客体的问题，我们认为目前有以下四种思路可供考虑。

（一）思路一 不修改权利要求，证明功能部分是现有技术；这样会导致权利要求没有创造性

针对本案，可以在答复时提交意见陈述，证明审查员所指出的权利要求1中的除了部件之外的功能特征部分“沉积包括粉末材料和与所述粉末材料不同的第二材料的层，使得所述粉末材料中的至少部分处于没有所述第二材料的区域中； ……生成能量束；……施加所述能量束以在多个位置处熔合所述层”全部属于现有技术。剩余的部件“沉积器”、“能量束源”、“偏转器”才是本发明对现有技术的改进，不是现有技术，即除去功能限定的硬件架构才是发明点，仅对产品硬件进行了改进，并未对部件功能进行改进。为便于理解，在下面的权利要求1中以符号【……】来显示证明为现有技术的特征部分。

“一种用于粉末床熔合的装置，包括：

沉积器，【其沉积包括粉末材料和与所述粉末材料不同的第二材料的层，使得所述粉末材料中的至少部分处于没有所述第二材料的区域中】（现有技术）；

能量束源，【其生成能量束】（现有技术）；以及

偏转器，【其施加所述能量束以在多个位置处熔合所述层】（现有技术）。”

如果仅针对答复本次审查意见来说，那么是能够克服审查员所指出的保护客体的问题的。

但是新的问题来了，由于自证了产品部件的限定特征是现有技术，仅仅指望剩余的这些简单的部件来进行保护，本领域技术人员能够看出这些剩余的部件是明显没有创造性的，而且这样的技术方案即使授权，对申请人也是没有意义的。

进一步，如果申请人后续递交了相关申请，由于在本申请的意见陈述中自证了产品部件的限定特征是现有技术，有可能会对后续申请的创造性评价很不利，结果得不偿失。

（二）思路二 删除功能部分，剩下部件部分；就没有价值了

针对本案，可以删除审查员所指出的权利要求1中的除了功能部件“沉积包括粉末材料和与所述粉末材料不同的第二材料的层，使得所述粉末材料中的至少部分处于没有所述第二材料的区域中； ……生成能量束；……施加所述能量束以在多个位置处熔合所述层”，那么仅剩余“沉积器”、“能量束源”、“偏转器”。

即修改后的权利要求1为：

“一种用于粉末床熔合的装置，包括：

沉积器，其沉积包括粉末材料和与所述粉末材料不同的第二材料的层，使得所述粉末材料中的至少部分处于没有所述第二材料的区域中；

能量束源，其生成能量束；以及

偏转器，其施加所述能量束以在多个位置处熔合所述层。”

可以看出，由于简单粗暴地剥离了产品部件的功能限定，仅剩余三个部件，类似于针对上述思路一的理由，这样的方法能够克服审查员所指出的保护客体的问题，但是即使授权也没有什么价值了，肯定不是申请人希望看到的。

（三）思路三 不修改权利要求，仅争辩是连接关系；审查员有可能不接受

针对本案，可以争辩从技术方案所解决的技术问题、技术手段、技术效果来进行分析，并且说明技术效果是通过各个产品部件之间的连接构造关系来实现的。

比如“审查员所指出的限定是对组成部件沉积器、能量束源、偏转器的进一步限定，也是对粉末融合的装置的限定，并不是如审查员所述的对粉末融合方法的限定。从各个部件之间的关系来看，由于权利要求限定了‘偏转器，其施加所述能量束以在多个位置处熔合所述层’，即偏转器施加能量束源生成的能量束以在多个位置处熔合沉积器所沉积的层，这样就隐含限定了沉积器、能量束源、偏转器的交互关系，实际上限定了其交互、互相作用、构造，……”（为便于阅读，在此仅简单说明）。

但是这样的争辩并不一定能被审查员所接受，还要结合具体的案子的权利要求来看。虽然笔者曾经有过其他一些成功授权的案例，但是针对本案，由于产品结构特征确实很少，这样的争辩并未被审查员接受。

（四）思路四 添加或修改为连接关系、部件；可能被审查员接受

增加部件之间的连接关系和/或部件，或将原权利要求修改为连接关系、部件，进一步突出产品部件的结构限定特征，从而说服审查员。

针对本案，在答复审查意见时，我们将权利要求修改为（修改以划线形式显示）：

“一种用于粉末床熔合的装置，其特征在于，包括：

沉积器，其包括漏斗，所述漏斗包含第一粉末材料，所述沉积器使用漏斗来沉积包括第一粉末材料和与所述第一粉末材料不同的第二粉末材料的层，使得所述第一粉末材料中的至少部分被沉积在由粉末床的壁限定的并且紧靠构造底板的部分的粉末床容器的区域中……；

校平器，其耦合到沉积器，以校平第一粉末材料和第二粉末材料的每层的顶部；

能量束源，其生成能量束以选择性地熔合来自所述校平器的第一粉末材料和第二粉末材料；以及

偏转器，其施加来自所述能量束源的所述能量束以在多个位置处熔合来自所述校平器的层。”

可以看出，修改后的权利要求1增加了部件“漏斗”、“校平器”，并且相应地增加了它们之间的连接关系，更加突出了“沉积器”、“校平器”、“能量束源”、“偏转器”这些部件之间的连接和交互关系，增加了产品的结构特征，并且针对修改后的特征进行说明，从而使得审查员能够认可技术方案是对产品的构造的改进，而不是对方法的改进。

最终该实用新型获得了授权。

五、总结

以上是笔者在实用新型保护客体的审查意见通知书答复方面的一些经验总结，总的来说，利用思路三和/或思路四，通常可以很多案件能够通过意见陈述和/或修改的方式最终获得授权。

但是，在撰写申请文件的同时多加注意，规避纯功能性限定而无构造特征，在权利要求书中多强调硬件部分的组成和连接关系，包括硬件、软件、功能模块的构成，硬件间的连接关系，软件、功能模块间的连接关系，计算机、通信领域对信号流向的限定所构成的连接关系等等，尽量规避对方法特征的限定，才是减少此类审查意见通知书出现的概率、提高授权率的根本。