为坚决打击违背专利法立法宗旨、违反诚实信用原则的各类非正常申请专利行为,国家知识产权局于2021年3月11日制定了《关于规范申请专利行为的办法》,按照该办法严格审查和处理非正常申请专利行为及非正常专利申请。
(九)违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。
目前,关于各类案件处理过程中常遇到的情况是,客户基于以不同侧重点保护、以不同保护方式保护以及增加专利数量等的目的和考虑,会将同一件交底的技术方案拆分出多件专利进行申请,换言之,会基于同一技术改进点布局多件专利进行保护。
从专利布局角度而言,一项技术发明存在多个改进技术点,并进行多项专利布局,其无可厚非。
然而,在实际的案件处理过程中,会存在部分拆案情况与非正常申请认定情形中的第一类认定情形(同时或者先后提交发明创造内容明显相同的多件专利申请)相近,存在被判定为非正常申请的风险。下面以具体示例对不同的拆案情况进行分析,如下:
拆案情况1:一件交底技术方案包括结构改进以及基于结构改进的控制方法改进,结构改进与控制方法改进需要配合实现完整的技术方案,进而达到解决相应技术问题的效果。
其中,经新创性的初步判断,结构改进不具备创造性或创造性较低,而基于该结构改进的控制方法改进,相对具备一定的创造性。
基于此,会以结构改进申请实用新型,基于结构改进的控制方法改进申请发明,作为拆案策略进行同日申请。
可以理解的是,对于结构改进的实用新型专利,基于专利法第26条第3款(对说明书公开内容的要求)说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明即说明书应公开充分的规定,需要将结构改进的具体控制过程进行清楚、完整地解释;同时,对于该结构改进的方法改进的发明专利,同样基于说明书应公开充分的规定,需要对结构改进的内容进行清楚、完整地解释。
由此可见,该实用新型专利和发明专利实际上记载了相同的技术方案,均包括结构改进和控制方法改进的内容。
对于该类拆案情况1,个人理解为,属于非正常申请认定情形中的第一类认定情形,即属于同时提交发明创造内容明显相同的多件专利申请,案件处理时应对客户进行非正常申请风险提示,并建议进行撤案处理。
拆案情况2:一件交底技术方案包括结构改进以及基于结构改进的控制方法改进,其中,结构改进可独立存在作为一项技术方案,可达到解决相应的技术问题的效果;控制方法改进则是基于该结构改进提供的另一独立技术方案,可达到解决另一相应技术问题的效果。
同样地,经新创性的初步判断,结构改进不具备创造性或创造性较低,而基于该结构改进的控制方法改进,相对具备一定的创造性。
基于此,会以结构改进申请实用新型,基于结构改进的控制方法改进申请发明,作为拆案策略进行同日申请。
此时,对于结构改进的实用新型专利,基于说明书应公开充分的规定,其中无需公开基于该结构改进的控制方法改进;而对于该结构改进的方法改进的发明专利,基于说明书应公开充分的规定,需要对结构改进的内容进行清楚、完整地解释。
由此也可见,该实用新型专利中仅记载了结构改进的方案,而发明专利中既记载了实用新型专利中的结构改进的方案,同时,也记载了基于该结构改进的控制方法改进的方案。
对于该类拆案情况2,个人理解为,并不属于非正常申请认定情形中的第一类认定情形,即并非同时提交了发明创造内容明显相同的多件专利申请,案件处理时可对客户进行非正常申请风险提示,也可直接进行撰写,且撰写方式应保证实用新型专利只涉及结构改进,不提及控制方法;
作者:北京品源专利代理有限公司 刘伟鹏