【引言】

现有技术抗辩，指在专利侵权纠纷中，被控侵权人倘若能够证明其实施的被控专利侵权的技术属于现有技术，则侵权不成立。对于外观专利，相应设有现有设计抗辩。本文结合相关法律，以（2020）最高法知民终1149号为例，深入解读被诉侵权时，被告应如何提供符合要求的证据，法院在审理案件时如何判定现有技术抗辩是否成立。另外，现有技术抗辩与专利无效程序的区别点将在文中一并说明，使被控侵权人在面对该类问题时，能够更加得心应手。

【相关法律】

关于“现有技术抗辩”的法律依据

上表中法条一和法条二给出了现有技术抗辩的法律依据，法条三和法条四规定了现有技术抗辩的比对原则。其中，法条三规定，被诉侵权产品是否被公开，其判断标准是与一项现有技术方案“相同或者无实质性差异”，其类似新颖性的判断标准，而上述法条四在法条三的基础上，进一步阐释了现有技术抗辩的适用范围，相较于新颖性的判断标准，其在一项现有技术基础上加入了“与所属领域公知常识的简单组合”，以上标准高于新颖性的判断标准，接近于创造性的标准。对于以上法条，尤其是涉及到判断标准的法条三和法条四，下面将结合详细案例展开说明。

【案件一：“建筑保温隔声系统”专利侵权纠纷案】

涉案专利信息

涉案专利、原告和被告基本信息如下    

下图梳理了案件发展及审理过程

案件起因

2018年5月，锦隆公司与八建公司签订了《南通中创大都会项目货量区施工总承包工程合同》，锦隆公司委托八建公司承担南通中创大都会项目货量区施工总承包工程，合同第十六章“专利技术及特殊工艺”约定“擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任”。合同第二十五章“工期要求”中列明了项目包括首开区（最迟竣工日期2019年9月15日）和货量区（最迟竣工日期2019年11月15日），首开区和货量区均承包给八建公司施工，其中首开区建筑物使用的玻璃棉系本案中顺公司提供，货量区建筑物使用的玻璃棉采购自本案建马公司。八建公司与建马公司的玻璃棉销售合同中约定了，玻璃棉每平方米含0.7米竖向隔声片。本案中，中顺公司主张构成侵权的建筑物即前述项目的货量区。另外，在涉案专利申请日之后，建马公司在企业标准信息公共服务平台公开了其制定的南通建马建材科技有限公司企业标准（4）Q/JM012-2016《JM浮筑楼板法保温隔声系统》。

一审阶段

之后，在2019年8月21日，中顺公司向苏州市中级人民法院提起上诉，锦隆公司的建筑物中实施了与涉案专利特征相同的隔声系统，构成了对涉案专利权的侵犯；八建公司为锦隆公司施工的工程中实施了与涉案专利特征相同的隔声系统，构成了对涉案专利权的侵犯；建马公司向锦隆公司、八建公司销售了实施与涉案专利特征相同隔声系统的原材料，并通过其自行制定的企业标准实施了唆使锦隆公司、八建公司实施侵权行为，构成间接侵权；而且建马公司在互联网上发布含有与涉案专利特征相同的隔声系统的企业标准，构成侵权。

一审法院根据原告、被告提供的证据证实了被诉侵权产品包含了涉案专利权利要求1的全部技术特征，构成等同侵权，落入了涉案专利权的保护范围。建马公司在企业标准信息公共服务平台上的企业标准也包含了涉案专利权利要求1的全部技术特征，构成等同。

被告在本案中主张现有技术抗辩，八建公司提交了国家建筑标准设计图集08J931《建筑隔声与吸声构造》（证据1）和江苏省住房和城乡建设厅于2016年11月1日的第37号公告文件（证据2），八建公司陈述其施工图做法系依据在先公开的图集和公告文件。对于上述证据，原审法院认为：（1）该图集和公告文件公开日期在涉案专利申请日之前，可以作为本案现有技术抗辩证据；（2）本案中，原告有证据可以证明被诉侵权产品使用了竖向隔声片，具有竖向隔声片的技术特征，但八建公司提交的施工图《装修材料做法表》中没有体现，因此八建公司施工过程中的施工图不能作为比对依据，只能将被诉侵权产品作为比对方案；判断是否属于现有技术，应当将建筑物中实施的被诉侵权产品落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术进行比对，证据1中没有公开“竖向隔声片”的技术特征，证据2中没有公开“钢筋网片”的技术特征，因此被诉侵权产品与证据1、证据2所示技术特征并不相同。综上，被告的现有技术抗辩不能成立。

一审判定结果，被告锦隆公司未经许可，为生产经营目的使用被诉侵权产品，构成侵权，法律规定其应当承担法律责任，但锦隆公司系正当采购，支付了工程款，也不知晓使用被诉侵权产品事宜，具有合法来源，故依法不承担赔偿责任；八建公司未经许可，擅自实施制造被诉侵权产品的行为，构成制造侵权，应停止侵权并赔偿损失；建马公司销售玻璃棉、竖向隔声片，不构成对涉案专利的实施，但建马公司在网上公布含有涉案专利技术方案的企业标准，构成帮助他人实施侵权的行为，建马公司应当停止侵权，并承担相应的法律责任。

二审阶段

上诉人八建公司、建马公司不服江苏省苏州市中级人民法院于2020年5月20日作出的（2019）苏05知初821号民事判决，向最高人民法院提起上诉。

八建公司和建马公司主张现有技术抗辩，二审阶段，八建公司提交了《工标网》查询页面（证据3），《国家标准图集编号规则》（证据4），国家建筑标准设计图集08J931《建筑隔声与吸声构造》（证据1）；建马公司提交了中华人民共和国住房和城乡建设部《关于批准<建筑隔声与吸声构造>等六项国家建筑标准设计的通知》（证据5），中华人民共和国建设部《关于批准<建筑隔声与吸声构造>等六项国家建筑标准设计的通知》（建质[2008]18号）（证据6），《工业品买卖合同》及网上银行电子回执单、发票（证据7），国家建筑标准设计图集08J931《建筑隔声与吸声构造》（中国计划出版社2008年7月第一版、2008年7月第7次印刷）（证据1），江苏省住房和城乡建设厅审定发布《住宅工程质量通病控制标准》（2014年11月5日发布、2014年12月1日实施）（证据8）。法院首先对八建公司和建马公司提交的证据能否作为现有技术抗辩的证据做出了评价，其中，证据4的来源不明，真实性无法确认，不具有证据效力；其他证据的真实性均可确认，公开日早于涉案专利申请日，可以作为本案现有技术抗辩证据。

本案中，八建公司和建马公司在二审庭审中均提出被诉侵权产品的“钢筋网片”与涉案专利权利要求1中的“镀锌钢丝网片”不构成等同，法院经过评判认定被诉侵权产品的“钢筋网片”与涉案专利权利要求1中的“镀锌钢丝网片”属于等同特征。

之后，二审法院认为八建公司和建马公司的现有技术抗辩不能成立。具体理由分述如下：

第一、按照法律和司法解释规定，判断现有技术抗辩能否成立，需以涉案专利权的保护范围作为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入涉案专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术是否公开了与之相同或者等同的技术特征，也就是说，现有技术抗辩是将被诉侵权技术方案与现有技术进行比对，而不是将现有技术与专利技术进行比对。

第二、现有技术抗辩应当适用“单独对比”的判定规则，应当用一项现有技术方案与被诉侵权技术方案进行单独对比，而不能将两项或者两项以上现有技术方案结合起来与被诉侵权技术方案进行对比。

第三、证据1的第33页中三种浮筑楼板的隔声做法中均没有公开“竖向隔声片”的技术特征；证据1的第30页技术方案中记载“四周与墙交界处用10mm厚同密度的专用隔声玻璃面板和聚乙烯膜将上层混凝土面层与墙体隔开”，可见该技术方案因铺设聚乙烯膜，至少不具备“所述竖向隔声片分别与混凝土楼板层、玻璃棉板层、镀锌钢丝网片和细石混凝土保护层固定连接”的技术特征；证据1第33页和第30页记载的技术方案属于不同的技术方案，不能将该两项现有技术方案结合起来与被诉侵权产品进行对比，因此，被诉侵权产品与证据1所公开的技术特征并不相同。

第四、证据2中没有公开“钢筋网片”的技术特征，证据8中记载了“双向钢筋网”的技术特征，建马公司将缺少“钢筋网片”技术特征的证据2与记载“双向钢筋网”的证据8这两项现有技术方案结合起来与被诉侵权产品进行对比，违反了现有技术抗辩中的“单独对比”规则，本院不予采纳。

综上所述，八建公司与建马公司的上诉请求不能成立，二审法院判决：驳回上诉，维持原判。对此，笔者认为，二审败诉的关键点在于，二审法院认为，八建公司与建马公司提供的证据1中第33页和第30页记载的技术方案属于不同的技术方案，不能将两项现有技术方案结合起来与被诉侵权产品进行对比。

经过查阅资料，在之后的最高人民法院知识产权案件年度报告（2021）摘要中，披露了“在再审申请人南通建马建材科技有限公司与被申请人南通中顺节能建筑材料有限公司及一审被告、二审上诉人南通八建集团有限公司、一审被告南通锦隆置业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2021）最高法民申5727号】中，最高人民法院指出，现有技术抗辩应适用单独对比原则，记载在同一对比文献不同部分的内容，如果其在文意上互为解释，在技术上彼此关联，相互支持，共同解决一个技术问题，则这些内容应当作为一个整体，共同构成一项现有技术方案”。这里最高人民法院将现有技术抗辩的“一项技术方案”的适用范围扩大到了同一对比文献的不同部分，即符合上文所规定的情况下，同一文献不同部分的内容可以组合使用。符合法条三规定的“无实质性差异”。

【案件二：“潜水泵电机壳”专利侵权纠纷案】

针对上述法条四，笔者查阅到的另外一个案例可以更好地阐释其比对过程，下面将简要说明案情及法院观点。

在上诉人王业慈与被上诉人徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷案（以下简称“潜水泵电机壳”专利侵权纠纷案）【（2019）最高法知民终89号】中，最高人民法院指出，涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。以上“通用部件”可以理解为该技术领域的公知常识，符合法条四规定的现有技术抗辩中，被控侵权人可以使用一项现有技术与本领域的公知常识简单组合形成被控侵权方案。

【现有技术抗辩与专利无效】

结合上述案件一的案情，在专利侵权诉讼阶段，一审被告建马公司一直在对涉案专利进行无效，从具体的时间来看，其在一审结果未出之前提出的无效，最终在二审结果判定之后，涉案专利的所有权利要求均以没有创造性被无效成功。因此，即使最终法院判定现有技术抗辩不成立，但该专利已被全部宣告无效，被宣告无效的专利权视为自始即不存在，那么一审被告建马公司、八建公司等也不涉及侵权。

因此，被诉侵犯专利权时，申请宣告专利权无效也是一种有效的应对手段。现有技术抗辩是将被诉产品与现有技术进行技术比对，而专利无效程序则是将涉案专利与现有技术进行比对。

在我国，实行专利民行二元分立制度，具体指专利权的“效力认定”与“侵权判定”由不同国家机关分别负责，审理专利侵权民事案件的法院无权对专利权的效力进行审查，只能对被诉侵权行为是否落入专利保护范围进行裁判，对专利效力的裁决必须由国务院专利行政部门做出。实际案例中，现有技术抗辩和无效程序都是被诉侵权人常用的反抗手段，那么二者有哪些区别与联系呢？

现有技术抗辩 vs 专利无效

【笔者观点】

使用现有技术抗辩的前提是被诉侵权产品落入了专利权的保护范围，在一审和二审的初始阶段，被告首先强调被诉侵权产品未落入专利权保护范围，而一审和二审法院首先确认了被诉产品的确落入了专利权的保护范围（等同侵权），而后才针对其提供的现有技术证据是否可用展开讨论。

现有技术抗辩适用的比对原则是“单独比对”，此处的“单独”强调一项现有技术方案，即不可使用两项及以上的技术方案组合进行判定，但是一项现有技术方案可以是同一文献中的不同部分的内容组合（参考上述案件一），也可是一项现有技术方案与所属领域公知常识的简单组合（参考上述案件二），此处应与新颖性比对过程做出区分。

相比于无效宣告程序，现有技术抗辩过程中，证据要求更加严格，若被诉侵权，采用现有技术抗辩是一种快捷高效的方式，但未必稳妥，可同时开展对涉案专利的无效宣告程序，两种手段相互配合兜底，提高胜算。

另外，需要注意，抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的证据使用。

品源知识产权管理咨询 李坤